El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a prohibir a un tercero ofrecer productos/servicios con su marca, comercializarlos, o conservarlos a estos efectos. Por tanto, está facultado para prohibir su uso a terceros sin su consentimiento, siempre que sea un signo idéntico (o similar).
La acción de prohibición
Conforme el artículo 98.1 del RMC y los artículos 44.1 y 61 del ADPIC, la acción de prohibición es obligatoria, y no es necesario la existencia de un riesgo evidente.
Según el artículo 50 del ADPIC, cabe solicitar medidas cautelares con efecto semi-directo.
El ámbito territorial para ejercitar la acción de prohibiciób/uso de marca comunitaria es toda la UE, por tanto existe una protección uniforme, salvo casos excepcionales.
¿Cuándo puedo ejercitar la acción? Desde el momento en que mi marca está registrada. Mientras tanto, existe una protección provisional de la marca, pero ésta no da derecho a ejercitar la acciónde cesación o ius prohibendi, aunque sí a solicitar daños y perjuicios.
La protección reforzada: marcas notorias o renombradas
Tanto en el RMC, como en la Ley de Marcas española, se habla de marcas que «gocen de renombre», «Notoriamente conocida», «marca notoria o renombrada», «notoriamente conocidas», etc. Esta cuestión terminológica, que lleva a cierta confusión, se ha determinado en Europa en el sentido de que todo es lo mismo. SIn embargo, en España se distingue una de otra: marca notoria es la conocida en un determinado serctor, la renombrada es conocida por el público en general.
Debe tratarse de productos similares, existiendo un determinado grado de similitud en los signos (especialmente la similitud gráfica, fonética o conceptual). La notoriedad no sustituye a la similitud, por lo que se exige la existencia de similitud.
Ambito territorial: Si una marca es notoria en un Estado miembro, y no en el resto de la UE, se puede considerar que no lo es (o sí) en virtud de un criterio cuantitativo. Así, se consideró que una marca notoria en Austria sí lo era para toda la UE, pero una marca notoria en Tarragona, no lo era.
El vínculo: El artículo 5.2 del Convenio de París ya habla del vínculo de una marca notoria o renombrada, para productos similares (o no), distingue vínculo de riesgo de confusión, y habla de violaciones e infracciones:
Dilución: Perjuicio causado al carácter distintivo de la marca. Es un ataque frontal a la capacidad de distinguir la marca anterior, parecido a la «vulgarización» de una marca: kleenex, donuts, buff, mp3, cola…
Degradación: Perjuicio causado al renombre de la marca.
Obtención de ventaja desleal: Parasitismo.
Según el artículo 41.1 de la Ley de Marcas, por la vía civil el titular de una marca puede solicitar:
- «La cesación de los actos que violen su derecho.
- La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
- La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
- La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.
- La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.
2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.»
Andrés Bruno. Protección de datos. 
Quiero referirme a un derecho que no se encuentra entre los comentados en esta sección. Me refiero al derecho a oponerse en vía administrativa a la solicitud de una marca posterior parecida a una anterior. La Administración, el Estado, no puede oponerse al tratarse de un derecho privado que actúa contra otro derecho privado en vía administrativa. De ahí que se dé la paradoja de que se conceda una marca casi idéntica o parecida fonética o conceptualmente o por traducción a otro idioma publicitario hasta el punto de crear confusión no sólo ante el público en general, sino ante el público atento, porque no ha habido nadie que le haya avisado de dicho parecido, es decir, nadie que le haya advertido de la solicitud de una marca parecida, a pesar de que la OEPM avisa de esos parecidos aunque sin estar obligada a ello por ley, sino a título meramente informativo. Considero que con esto la OEPM primero no cumple con su obligación, segundo se mete en un terreno que no le corresponde invadiendo el ámbito de actuación de los Agentes de la Propiedad Industrial, que son los que deben prestar el servicio de la vigilancia a los titulares de derechos privados, particulares, de propiedad industrial. Por otro lado esta vigilancia es muy compleja y no termina con la identidad o estrecha semejanza entre marca anterior y posterior, sino que para que sea comple en cuya elaboración ta debe entrar en la semejanza conceptual y en la proximidad con términos en idiomas comerciales como el inglés, como por ejemplo DULCIBOM y SWEETBOM que además se parecen parcialmente siendo uno de sus términos DULCI de carácter imaginativo no homologado ni legible en ningún diccionario. Estos problemas los resuelve la Agencia de la Propiedad Industrial Heda Patentes y Marcas, S.L. con su vigilancia específica (c) que consiste en elaborar un listado previo de parecidos de toda índole en cuya elaboración colabora el propio titular, que cruza a diario con las solicitudes de marcas que se publican en los boletines de marcas nacionales (OEPM), comunitarias (EUIPO) e internacionales (WIPO)