Respecto a la infracción de una marca debemos tener en cuenta cuatro ideas básicas:

1.- El «ius prohibendi» o el derecho que ostenta el titular de una marca tiene una doble vertiente:

a) Acción de infracción por uso de marca po parte de un tercero (artículo 5 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas ): «El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asi mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

4. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva, la legislación de dicho Estado no permita prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en la letra b) del apartado 1 y en el apartado 2, no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de 1 a marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

b) Acción de oposición contra la solicitud de registro de una marca por parte de un tercero (artículo 4 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas) , el indica:

«Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa,se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;

b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el trafico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y que dicha marca no registrada o dicho signo conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;

c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado en particular:

i) un derecho al nombre;

ii) un derecho a la propia imagen;

iii) un derecho de autor;

iv) un derecho de propiedad industrial:

d) la marca sea idéntica o similar a una marca colectiva anterior que conceda un derecho que haya expirado dentro de un plazo máximo de tres años anterior a la presentacion de la solicitud;

e) la marca sea idéntica o similar a una marca de garantía o certificación anterior que conceda un derecho que haya expirado dentro de un plazo anterior a la presentación de la solicitud y cuya duración haya sido establecida por el Estado miembro;

f) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior registrada para productos o servicios idénticos o similares que conceda un derecho que se haya extinguido a causa de su falta de renovación dentro de un plazo máximo de dos años anterior a la presentación de la solicitud, salvo que el titular de la marca anterior haya dado su consentimiento para el registro de la marca posterior o no haya usado su marca;

g) la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante.

5. Los Estados miembros podrán permitir que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no deba ser obligatoriamente denegado o declarado nulo, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior.

6. Cualquier Estado miembro podrá disponer que, no obstante lo establecido en los apartados 1 a 5, las causas de denegación del registro o de nulidad vigentes en dicho Estado antes de la entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Directiva, se aplicarán a las marcas cuyo registro se haya solicitado antes de dicha fecha.»

2.- Desde el punto de vista material, toda acción contra una infracción y sus argumentos son igualmente válidos para opnerse a su registro, por tanto los fundamentos para el artículo 4  para el artículo 5 serán los mismos, al igual que sus presupuestos materiales.

3.- El «ius prohibendi» se manifiesta por 3 tipos que son elementos diferentes y NO intercambiables entre sí.

a) Doble identidad (artículo 5.1.a de la Directiva): Es el caso en el que un tercero quiere registrar una marca idéntica para un producto/servicio idéntico a una marca anterior.

b) Riesgo de confusión (artículo 5.1. b de la Directiva): Es el caso en el que un tercero pretende registrar una marca idéntica o similar para productos/servicios idénticos o similares, existiendo riesgo de confusión.

c) Protección reforzada (artículo 5.2 de la Directiva): Es el caso en el que existen marcas renombradas o notorias y en el que aplica con otros presupuestos sobre aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas.

«Artículo 5

Derechos conferidos por la marca

1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asi mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

Aunque hay tres tipos diferentes de «ius prohibendi» que dan lugar a infracción, hay algunos elementos comunes y otros específicos de cada uno para que se considere la existencia de infracción.

Elementos comunes del ius prohibendi

Tanto en el caso de doble identidad, riesgo de confusión y protección reforzada (marcas notorias o renombradas), deben existir los siguientes elementos:

1.- Uso en el tráfico económico. Debe existir un tecero que en el mercado (se excluye la esfera privada) utilice la marca. TODO lo que no sea esfera privada se considera mercado económico.

2.- Uso para productos o servicios. Debe hacerse un uso por parte de quien, valga la redundancia, usa la marca. Ejemplo: para el uso del servicio AdWords de Google, muchas marcas utilizan el nombre de marca de la competencia para lograr un mejor posicionamiento en los buscadores. En lenguaje llano, diríamos que si yo pongo en Google la marca «Seat», pueden aparecer anuncios de Google Adwords de la marca Opel, porque opel ha utilizado la marca Seat para su anuncio se posicione antes este tipo de búsquedas. Google no es considerado responsable porque no usa la marca para sí, sino Opel (no olvidemos que es un ejemplo irreal).

3.- Uso por o para sí mismo. A raíz de la Sentencia Google France, se matizó que el uso de la marca debe ser para sí mismo, es decir, para el que realmente la usa para su beneficio. Crear las condiciones técnicas para ello, que es lo hace Google, no es infracción (de momento).

4.- Sin consentimiento del titular de la marca. EL consentimiento puede ser expreso (mediante licencia) o tácito (si es expresamente prohibido nunca podrá haber consentimiento tácito).

5.- Menoscabo de las funciones de la marca. Es decir, el uso ha de ser a título de marca y debe atentar contra la función esencial de la marca, que es la garantía de origen. Otras funciones importantes son la de publicidad o la de inversión.

Todos los anteriores son elementos comunes a la doble identidad, riesgo de confusión y protección reforzada. Veamos ahora los elementos específicos de cada uno.

Elementos específicos

Doble indentidad: No debe haber necesariamente riesgo de confusión, pero sí afectación a las funciones de la marca, como son la indicación de origen o publicidad.

Riesgo de confusión: Debe existir productos/servicios idénticos o similares para marcas idénticas o similares y presencia de riesgo de confusión. Se considera riesgo de confusión cuando el consumidor piense que un producto proviene de la misma empresa (o de empresas dependientes de esta) que la marca anterior, cuando no es así.

El riesgo de asociación por sí mismo es insuficiente, se requiere confusión para que haya infracción.

El riesgo de confusión es un concepto jurídico, no es un concepto fáctico, pero a veces el abogado se ayuda de documentos que pueden soportar mejor su razonamiento, como son estudios de tipo económico. Para apreciar el riesgo de confusión, tendremos en cuanta varios elementos sobre una apreciación global de los mismos (es un concepto jurídico que se aprecia de forma global teniendo en cuenta varios elementos fácticos):

1.- Similitud entre los signos: Similitud fonética, conceptual, gráfica, elementos dominantes y compensación entre ellos. Normalmente se considera como elemento dominante el elemento denominativo, pero no siempre ha de ser así.

En el caso del elemento conceptual, se suele aplicar la «teoría de la neutralización conceptual«, en el sentido de que dos marcas se pueden parecer mucho fonéticamente, pero al evocar dos conceptos muy diferenciados, se entiende que pueden convivir en el mercado.

2.- Similitud de los productos o servicios. Por ejemplo: las marcas mixtas de Carbonell y La Española. No son casos muy comunes en la práctica.

3.- Compensación entre la similitud, signos y productos o servicios, conocimiento de la marca anterior y su distintividad con respecto a una posterior.

4.- Notoriedad y distintividad: No sustituyen la falta de similitud con otra marca, es decir, siempre se requiere similitud.

5.- Función de publicidad: Se menoscaba una marca cuando «se priva» de la posibilidad de usar la marca eficazmente para informar y persuadir a los consumidores.

6.- Otros factores: tipo de producto, grado de atención del consumidor a la hora de comprar, etc.