Caducidad y nulidad de la marca comunitaria

Distingamos ambos términos:

Caducidad: Se produce por motivos sobrevenidos, como por ejemplo la vulgarización de determinados términos (cleenex, zodiac, donut…).

Nulidad: Se produce por motivos existentes desde el origen pero que no han sido detectados de oficio o por un tercero con un derecho de marca anterior.

La caducidad de la marca comunitaria

Se suele producir por vulgarización, por falta de uso por parte del titular durante 5 años o más (debe ser uso efectivo, no tácito), o conversión de la marca en un signo engañoso (ejemplo marca de agua mineral cuyo manantial de origen le da nombre, pero éste se seca).

Procedimiento para la la caducidad de la marca comunitaria

Para que la OAMI declare caducada una marca se debe solicitar (salvo que ésta lo aprecie de oficio). Es importante pedir al titular de la marca presuntamente caducada que acredito el uso efectivo de la marca durante los últimos 5 años.

Se puede presentar, en lugar de la OAMI, directamente ante el Tribunal nacional de marca comunitaria.

En ambos casos, la resolución tienen efectos mixots entre «ex nunc» y «ex tunc», es decir, se retrotraen los efectos al momento en que se considere que la marca dejó de serlo.

La nulidad de la marca comunitaria

Para que exista nulidad de una marca comunitaria el defecto o vicio debe ser de origen.

Puede ser por una causa absoluta (sin legitimación para ser titular de una marca, como por ejemplo una cooperativa), concurrencia de un motivo de denegación absoluto (por ejemplo que sea descriptiva) o mala fe del titular al presentar la solicitud (muy típico entre los managers de grupos de música). En la oposición NO se puede alegar la mala fe.

O también puede ser por causas relativas, como es el típico caso de conflicto con un derecho de marca anterior, un derecho nacional anterior diferente del de marca (derecho al nombre propio, derechos de imagen de un famoso o no famoso, derecho de autor).

Procedimiento de la nulidad de la marca comunitaria

La nulidad de un derecho de marca puede ser solicitado por cualquiera si la causa o motivo es absoluto, y sólo podrá solicitarla el titular de una marca anterior si el motivo es relativo.

El efecto de la declaración de nulidad es que se la marca se considera que nunca ha existido («ex nunc»), retroyéndose al origen de la misma.

Recursos ante la OAMI: primera instancia, recurso en segunda instancia y Tribunal General de la UE (última instancia).

www.andresbruno.com

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