El pasado viernes 15 de junio asistí a una interesante Jornada celebrada en las dependencias de ESADE en Barcelona con la colaboración de Marques, la Asociación de titulares de marca comunitaria, donde varios jueces en activo especialistas en las controversias relativas al derecho de marca comunitaria.

El primero en intervenir tras la bienvenida e inauguración fue D. Luis Antonio Soler Pascual. Su ponencia fue muy práctica y sobre todo muy procesal. En especial, se centró en las medidas cautelares, las diligencias preliminares y las diligencias de comprobación de hechos.

Diligencias preliminares

Respecto a estas mediadas, hizo especial hincapié en la especialidad de estas medidas ya que se trata, generalmente, de acceder a información muy sensible de las empresas, y sobre todo cuando se trata de datos económicos. Por ello, el juez tiende a ser muy prudente a la hora de concederlas y no siempre es fácil si no queda muy bien justificado. Además, dejó claro que para el juez es especialmente relevante que se delimite con claridad el objeto de la posterior demanda de cara a evaluar su pertinencia.

En este sentido, comentaba dos características básicas de estas medidas:

1.- Instrumentalidad: Son dos procesos autónomos pero vinculados a otro proceso.

2.- Necesidad: Como no es posible acceder a este tipo de medidas a la ligera, el juez siempre adoptará, como digo, una especial prudencia.

Se trata de instrumentos que tienen una finalidad preparatoria del proceso, en el cual se aclaran cuestiones que pueden surgir antes del mismo. El artículo 256 de la LEC establece un numerus clausus de medidas pero se tiende a flexibilizar las mismas en aplicación del artículo 256.1.9º de la LEC, y artículo 36 de la LCD.

Este artículo 256.1.9º actúa como una cláusula de cierre que remite a otras leyes especiales y sus diferentes medidas. Así, en el caso de marcas, patentes, diseños, etc., resulta de aplicación los artículos 129 a 132 de la Ley de Patentes.

Igualmente el artículo 36 de la LCD indica un catálogo abierto de diligencias preliminares, remitiéndose igualmente a la LEC.

Por tanto, ya existe una clara tendencia a la flexibilización de las medidas cautelares.

Estas medidas se contemplan específicamente el propiedad intelectual e industrial de forma global gracias a la Directiva 2004/48 CE de propiedad industrial, junto con el Libro Verde de la Comisión Europea más la Directiva 2001/29 CE, que ayudaron a la armonización de los derechos de IP (propiedad intelectual e industrial de forma conjunta). Esta normativa modificó las diligencias preliminares para dar pie al derecho a de acceso u obtención de información real sobre el origen de distribución de productos y servicios que pueden constituir infracción en esta materia. En especial destacan los artículo 256.1.7º y 256.1.8º.

El artículo 256.1.7º indica que “mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de diligencias de obtención de datos sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes:

1. a.     Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías.
2. b.     Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios.
3. c.      Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías.

Las diligencias consistirán en el interrogatorio de:

1. a.     Quien el solicitante considere autor de la violación.
2. b.     Quien, a escala comercial, haya prestado o utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual.
3. c.      Quien, a escala comercial, haya utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual.
4. d.     Aquel a quien los anteriores hubieren atribuido intervención en los procesos de producción, fabricación, distribución o prestación de aquellas mercancías y servicios.

La solicitud de estas diligencias podrá extenderse al requerimiento de exhibición de todos aquellos documentos que acrediten los datos sobre los que el interrogatorio verse.”

Es decir, introduce el derecho a obtener información siempre que sean infracciones a escala comercial, y se incluye a los suministradores.

El objetivo esencial es claro: frenar la infracción.

El artículo 256.1.8º, indica que “por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella infracción. El solicitante podrá pedir que el Secretario extienda testimonio de los documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporación a la diligencia practicada. Igual solicitud podrá formular en relación con lo establecido en el último párrafo del número anterior.

A los efectos de los números 7 y 8 de este apartado, se entiende por actos desarrollados a escala comercial aquellos que son realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos.”

En este punto, el ponente hizo especial hincapié en la necesidad de acreditar siempre un principio de prueba para solicitar la exhibición documental.

Medidas cautelares

Para poder solicitar unas medidas cautelares, como sabemos, deben existir dos elementos previos:

1.- Periculum in mora

2.- Apariencia de buen derecho

El periculum in mora es el elemento más relevante según el juez. Más que un elemento, el juez lo califica como el fundamento de la medida cautelar.

La apariencia de buen derecho es básicamente aportar datos, documentados en la medida de lo posible, pero no obligatorio, de manera que facilitemos al juez la existencia de indicios de infracción.

Además, al solicitar una medida cautelar hemos de prestar caución. Es decir, consignar en una cuenta del Juzgado o Tribunal una cantidad de dinero de manera que se garantice, en el caso de no poder probar la infracción, una satisfacción por los daños y perjuicios causados al demandado.

Respecto a qué medidas podemos tomar, de conformidad con el artículo 134 de la LEC, podemos solicitar la cesión de una actividad, retención o depósito de la mercancía que creemos que vulnera un derecho de marca, afianzamiento eventual por daños y perjuicios (por ejemplo un embargo), etc. Es una lista numerus apertus, por lo que es posible solicitar otro tipo de medidas.

La segunda ponencia corrió a cargo de D. Francisco José Soriano Guizmán. Nos comentó el panorama de la marca notoria y renombrada en la actualidad, con base en una serie de Sentencia relevantes.

Como primer apunte, nos hizo ver el pequeño “caos” legislativo en relación con los conceptos “notorio” y “renombrado” y el uso de los conceptos en los diferentes textos legislativos.

En general fue una interesante conferencia de estos magistrados, y una didáctica jornada para saber y tantear un poco más cómo piensan y razonan los jueces en lo que a marca comunitaria se refiere.

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