Ayer la ICANN publicó el listado de solicitantes de los nuevos gTLDs (nuevos nombres de dominio de primer nivel) de los que ya hablamos en uno de nuestros posts.
El listado completo lo puedes localizar aquí.
Esto supondrá a partir de 2013 un gran cambio en la forma de gestionar los nombres de dominio, creación de nuevos servicios y también nuevas disputas, lógicamente. La práctica ha demostrado que la mayor cantidad de disputas se suele producir por dos motivos:
1.- Registro de un nombre de dominio.
2.- Uso de un nombre de dominio.
¿Qué es exactamente un nombre de dominio ó dominio de Internet?
Lejos de lo que se cree, el nombre de dominio no es una marca, ni se registra como tal, aunque a veces estén muy relacionados con éstas. Un nombre de dominio es un servicio prestado por un operador de registro (por ejemplo Verisign para las .com), y que básicamente lo que hace es traducir una IP en la que están alojados los contenidos de una web, de forma que sea más fácil de recordar. De esta forma, en lugar de utilizar el siguiente código para acceder a una web: http://175.0.45.30, se utiliza el siguiente http://andresbruno.com. Por tanto, se podría decir que un nombre de dominio no es más que una red que identifica IP´s e interconectada con los dispositivos que están conectados a la red (ordenadores, smartphones, tablets…).
El hecho de que exista un acercamiento entre las marcas y los nombres de dominio, de manera que actualmente es obvio que toda marca desea tener un dominio idéntico o muy similar a su marca, éstos se están convirtiendo en un activo muy importante para la compañía.
Los nombres de dominio y sus clases
De forma general, podemos encontrar dos tipos de nombres de dominio: los genéricos (en función de la actividad de su titular) y los territoriales (en función de su territorio).
Entre los genéricos, a su vez encontramos nombres de dominio abiertos (.com, .net, .org…) y restringidos (.gov, .edu, .mil, .int, .cat, .jobs, .pro, etc.).
Entre los territoriales, encontramos dominios como .es, .eu, .tv, .me, .la, etc.
Para distinguirlos, es tan sencillo como ver el número de letras que tienen. Si tiene dos letras, siempre será territorial.
Actualmente hay alrededor de 220 millones de nombres de dominio, de los cuales unos 92 millones son sólo .com.
Naturaleza jurídica del nombre de dominio
Como hemos comentado, un nombre de dominio no es un signo distintivo, aunque a veces actúe como tal, sino que es un servicio que evita el uso de una determinada dirección electrónica de Internet por parte de terceros, lo que implica un derecho de exclusividad similar al de la marca, sin serlo.
Además, tampoco hay un registro público de nombres de dominio: al adquirir un dominio se firma un contrato de uso del servicio, no como propietarios de un nombre de dominio, sino como sino como beneficiarios de un servicio asociado al mismo.
Pese a quien pese, un nombre de dominio es, actualmente una tecnología cuyo propietario es el Gobierno de Estados Unidos, el cual licenció a una organización independiente llamada ICANN la explotación de los nombres de dominio. Por tanto, la ICANN explota y desarrolla el sistema de nombres de dominio (en adelante «DNS»). La ICANN no depende de la ONU, ni de Naciones Unidas, ni de la UNESCO. Es simplemente una licenciataria de la tecnología de Estados Unidos.
El funcionamiento de los DNS es bien sencillo. ICANN contrata con los operadores de registro (como Verisign) para la comercialización y desarrollo de los nombres de dominio, y éstos a su vez contratan con las entidades registrados (como por ejemplo GoDdaddy), que son las que firman con los usuarios finales, los beneficiarios y titulares de los nombres de dominio, los cuales deben pagar una tasa anual (que en muchos casos no supera los 10 euros).
Cuando el usuario final adquiere un dominio, también contrato una serie de condiciones y tienes una serie de obligaciones para el uso de su nombre de dominio. Entre estas condiciones, está la del sometimiento a una política de resolución de conflictos que es definida por la ICANN, de manera que en este sentido existe una gran uniformidad legal en cuanto cualquier litigio extrajudicial que surja en relación con los nombres de dominio.
¿Qué son los nuevos gTLDs o nuevos nombres de dominio genéricos de primer nivel?
Es la nueva generación de los nombres de dominio genéricos, que permitirá la creación de nuevos usos para los nombres de dominio, y nuevos servicios asociados.
En este sentido, ya han sido solicitados nombres de dominio tales como .nyc, .bcn, .hotels, . berlin, .paris, .ebay, .amex, .web, .shop, .cars, .lawyer, etc.
Además, se permite el uso de cualquier letra de alfabetos de todo el mundo, incluida la «ñ», el cirílico, el chino, japonés, etc…
Se crearán igualmente nombres de dominio-marca, tales como .hilton.
El titular del registro de este tipo de nombres de dominio es el único usuario pues sólo podrá serlo si es titular de la marca que solicita: por tanto serán dominios basados en marcas, lo que provocará un mayor acercamiento entre DNS y marcas.
Además, el tener tu propio nombre de dominio genérico, implica que ya no tienes que compartir tu dominio de registro, pues será único, en un entorno únicamente controlado por el titular de la marca. Definitivamente los cambios serán importantes.
Pero al igual que hay cambios, habrá disputas. Ya desde los años noventa observamos ciertas prácticas que nos llevan a solucionar conflictos. Podemos distinguir las siguientes:
El «cybersquatting»
Debido a que todos podemos registrar cualquier nombre de dominio sin un examen previo sobre la licitud o no del mismo, de forma libre y casi inmediata, algunas personas se aprovechan de esto de mala fe, registrando nombres de dominio de personas, productos, marcas que ya existen por el mero hecho de enriquecerse de forma injusta y basándose en el aprovechamiento de la imagen, reputación o fama de otros.
Un claro ejemplo fue el de la compañía Renfe. Esta compañías registró http://www.renfe.com pero, como en el 30% de los casos, olvidó renovar su dominio con lo que éste se liberó volviendo a quedar libre para su venta. Como había varios cybersquatters tecnológicos al acecho, que hacen seguimiento de nombres de dominio cercanos a su renovación, éste lo adquirió puesto que conocía que la página tenía miles de visitas al día, a pesar de tratarse de una empresa de Indiana que no tenía ni la menor idea de lo que era Renfe. Al adquirir el dominio, por el mero hecho de insertar publicidad, por cada visita obtuvo unas cantidades ingentes de dinero.
Desde el punto de vista jurídico en España, se intentó luchar contra el Cybersquatting mediante varias normas que, con todos los respetos, no parecen ser muy eficaces ya que lo importante de este tipo de asuntos es recuperar el nombre de dominio a la mayor brevedad. Tanto si hemos de solicitar medidas cautelares inaudita altera parte como si demandamos, el proceso es demasiado largo en el tiempo. Algunas de estas normas son el artículo 34.3 e) de la Ley de Marcas española, los artículos 4, 6, 9 y 12 de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Propiedad intelectual o el propio artículo 6 de la Ley 1/1982.
Como digo, estos medios no funcionan no sólo por lentos, sino por la falta de especialización (no podemos perder tiempo en explicar a un juez qué es Internet y nombre de dominio) y ejecución lenta.
Ante esta situación, ICANN crea la UDRP.
La UDRP: política de resolución uniforme vinculada a los nombres de dominio).
En 1999, y a raíz del creciente número de disputas, se crea la UDRP como instrumento para la resolución de conflictos de un claro y meridiano cybersquatting. Es decir, es un sistema de resolución de conflictos sencillo para conflictos sencillos.
Las ventajas o razones para acudir a la UDRP son las siguientes:
1.- Rapidez (plazo de 2-3 meses).
2.- Procedimiento ecuánime en el que se escucha ambas partes.
3.- Económico (unos 1.500 dólares).
4.- Limitado en recursos. Siempre se resuelve o transfiriendo el dominio o cancelando su registro.
5.- Es directamente ejecutivo.
6.- Cabe acceso a los tribunales.
7.- Transparente: el resultado de la resolución se publica en Internet.
8.-La UDRP no es un arbitraje como tal. Cualquier parte puede abandonar o no someterse al URDP. Incluso tras la resolución puede recurrirse a los 10 días siguientes.
9.- No hay condena en costas
10.- No es necesario (aunque sí muy recomendable) ser representado por abogado.
¿Qué debemos alegar/acreditar para ganar en la UDRP?
Para ganar, debemos acreditar muy bien 4 elementos de forma acumulativa. Si no conseguimos acreditar uno de ellos, lo tendremos complicado.
1.- Titularidad de la marca. Obviamente debe haber una marca preexistente (o incluso posterior, ya veremos) al registro del nombre de dominio. Esta marca deberá ser idéntica, o tan similar que puede llevar a confusión al público.
En este sentido, a veces no es necesario que la marca esté registrada ya que es un concepto abierto. La marca es un signo distintivo para distinguir productos o servicios en el mercado, y diferenciarlos de sus competidores. Así los nombres de personas y famosos, sin ser marca, han sido recuperados.
En caso de que la marca esté registrada, es totalmente indiferente dónde se encuentre registrada la misma.
El nombre comercial, de forma general, se iguala al concepto de marca, sin serlo.
Si la marca se registró posteriormente al dominio, dependerá de cómo acreditemos el cuarto requisito y la mala fe del cybersquatter. Es decir, si la marca se registró de mala fe para obtener el nombre de dominio, obviamente no ganaremos.
No se considera marca las indicaciones geográficas, los nombres de personas sin contenido comercial, las denominaciones sociales y las denominaciones oficiales.
2.- Iguales o confusamente similares. Debemos acreditar también que el nombre de dominio es idéntico o similar a nuestra marca, existiendo un riesgo de confusión o aprovechamiento.
La ICANN aplica el principio de «overall impression» o impresión global de la marca. Se valora si existe una clara aspiración de conectar el nombre de dominio con la marca para su aprovechamiento. Algunos ejemplos: geocitiies.com (Geocities), luisvuitton.com (Louis Vuitton), quiness.com (Guinnes), acorh0tels.com (se utiliza un cero en lugar de una «o»).
El gran cybersquatter fue John Zuccarini, que registró miles de web en los noventa.
Para apreciar si hay confusión, la marca debe ser el elemento dominante del nombre de dominio. Por ejemplo:
nokiagirls.com (combinacion con palabra genérica)
thelitlleprince.com (traducción de El Principito)
chicagoharrods.com (combinación con lugar)
muynutella.com (combinación con prefijos)
accorsucks.com, putasgae.com (despectivos/descriptivos/subjetivos)
3.- Sin interés legítimo. Deberemos acreditar que el cybersquatter no tiene ningún interés legítimo en adquirir ese nombre de dominio.
Hay veces que no existe ningún tipo de aprovechamiento, sino una mera coincidencia. Es el caso de, por ejemplo, http://www.harrodssalon.com. Una peluquería de Ohio cuya propietaria se apellida Harrods.
Por otro lado, a veces se recurre a la libertad de expresión, y se gana, por casos como el siguiente: bridgstone-firestone.net, página de un ex-empleado que, durante un tiempo, criticaba a la compañia de neumáticos.
4.- Registro del nombre de dominio y mala fe. Este es un doble requisito y consiste en que nosotros como perjudicados debemos acreditar que el nombre de dominio ha sido registrado por el cybersquatter, y que lo ha utilizado de mala fe.
Por tanto, registro + mala fe.
Se presume mala fe incluso cuando no hay un uso efectivo del dominio pero sí un registro de mala fe, siempre y cuando quepa aprovechamiento de la marca de forma racional.
Incluir datos falsos en el registro también es mala fe, al igual que haber tenido algún tipo de relación previa con el titular de la marca, la falta de personación en el proceso UDRP, o cometer alguna infracción del acuerdo de registro.
Andrés Bruno. Protección de datos. 