La sociedad moderna depende en gran medida de la tecnología informática. Sin aplicaciones ni sistemas informáticos, un ordenador no funciona. El hardware y el software trabajan en tándem en la sociedad de la información en la que vivimos. Por tanto, no es de extrañar que sea imprescindible la protección de la propiedad intelectual de los programas informáticos, no sólo para la industria del software, sino también para otros sectores.

Se ha debatido mucho, a escala nacional e internacional, acerca de la protección de la propiedad intelectual de las aplicaciones y los sistemas informáticos. Por ejemplo, en la Unión Europea (UE), se ha debatido respecto a un proyecto de Directiva relativa a la patentabilidad de las invenciones que se implementan por medios informáticos, a fin de armonizar la interpretación que se hace a escala nacional de los requisitos pertinentes para patentar invenciones asociadas a programas informáticos, entre las que se incluyen los métodos comerciales que se llevan a cabo a través de Internet. En estos debates se ponen de manifiesto posturas divergentes entre las diversas partes interesadas de toda Europa. Además, Internet suscita problemas complejos en cuanto a la observancia de las patentes, ya que la protección por medio de patentes se concede a escala nacional, y la ley sobre patentes de cada país sólo tiene efecto dentro de las fronteras nacionales.

En el presente artículo no se pretende esclarecer todas las cuestiones e incertidumbres que giran en torno a las patentes de los programas informáticos, sino únicamente transmitir cinco consejos o sugerencias que conviene tener en mente al considerar la protección por medio de patentes de invenciones asociadas a programas informáticos.

CONSEJO N.o 1: ¿Necesita usted realmente una patente para una invención asociada a una aplicación o un sistema informáticos? Piénselo dos veces antes de preparar la solicitud de patente.

En muchos países los programas informáticos, ya sean en su forma de código fuente o como objetos, están protegidos por el derecho de autor. La mayor ventaja de este tipo de protección es su sencillez. La protección mediante el derecho de autor no depende de ninguna formalidad como el registro o el depósito de ejemplares en los 151 países que son parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Esto significa que la protección internacional por medio del derecho de autor es automática, comienza desde el mismo momento en que se crea la obra. Asimismo, el titular de un derecho de autor goza de un período de protección relativamente largo, que dura, por lo general, toda la vida del autor más otros 50 años o, en determinados países, 70 años después de fallecido el autor.

En otra situación bien diferente, las solicitudes de patente se presentan, en principio, para cada país en el que se desee obtener protección. Para gozar de la protección que confiere una patente, la solicitud de patente debe cumplir una serie de requisitos formales y sustantivos; y una invención patentada se da a conocer al público general. Estos requisitos pueden ser jurídica y técnicamente complejos, y para cumplirlos suele hacer falta recurrir a un experto jurídico. En comparación con la protección por medio del derecho de autor, la duración de la protección por medio de patentes es más corta; por lo general, dura 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud.

Entonces, ¿por qué mucha gente está interesada en patentar sus invenciones asociadas a programas informáticos? La respuesta tiene varias vertientes, pero una de las razones de más peso es que la protección por medio del derecho de autor abarca sólo las expresiones, y no las ideas, los procedimientos, los métodos de funcionamiento ni los conceptos matemáticos como tales. Si bien el derecho de autor protege la «expresión literal» de las aplicaciones o los sistemas informáticos, no protege las «ideas» subyacentes a dichos sistemas o aplicaciones, ideas que suelen tener un alto valor comercial.

En todo caso, debido a los complejos requisitos de registrar una patente, los costos para obtenerla y hacerla valer son elevados. A menos que se disponga de importantes recursos financieros, merece la pena considerar si patentar una innovación asociada a un programa informático es la mejor manera de proteger el producto. Deben valorarse la posibilidad y la viabilidad de utilizar otros tipos de propiedad intelectual, como las marcas, los dibujos o modelos industriales y la protección del secreto comercial.

CONSEJO N.o 2: ¿Qué es lo que le interesa proteger contra sus competidores? Identifique la parte esencial de su innovación.

Los sistemas o aplicaciones informáticos pueden formar parte de un ordenador u otro tipo de aparato, como un electrodoméstico o un automóvil. Pero con frecuencia ese software se crea, reproduce y distribuye en soportes (como disquetes, CD-ROM o en una red en línea) independientes del hardware. Los distintos tipos de programas informáticos realizan funciones técnicas como controlar una máquina o regular la temperatura de una habitación. Pueden utilizarse para controlar los sistemas de comunicación en red o como interfaces entre un ordenador y un ser humano. O bien pueden emplearse en procesar datos científicos, financieros, económicos o sociales para, por ejemplo, explorar una nueva teoría científica o averiguar la mayor ganancia posible de una inversión.

Dependiendo de cómo se utilice el software junto con el hardware, puede variar lo que se desee proteger de la competencia. La parte esencial de una innovación asociada a un programa informático puede encontrarse en un aparato, un sistema, un algoritmo, un método, una red, el procesamiento de datos o el propio programa informático. Estas consideraciones pueden servir para valorar las posibilidades de obtener una patente para una innovación, tal como se describe seguidamente en el Consejo N.o 3·.

CONSEJO N.o 3: ¿ Es su innovación patentable? No todos los tipos de innovaciones asociadas a programas informáticos pueden gozar de la protección de una patente.

Para optar a la protección por medio de una patente, una invención debe cumplir varios criterios, de los cuales cinco son los más importantes para determinar la patentabilidad:  i) la invención debe estar constituida por una materia patentable;  ii) la invención debe ser susceptible de aplicación industrial (o, en determinados países, resultar útil);  iii) debe ser nueva (original);  iv) debe implicar una actividad inventiva (no ser evidente); y v) la divulgación de la invención en la solicitud de patente debe cumplir una serie de normas de forma y de fondo. Dado que la legislación sobre patentes es de aplicación a las invenciones de cualquier ámbito tecnológico sin discriminación alguna, para ser patentables, las invenciones asociadas a programas informáticos y las invenciones asociadas a métodos comerciales deben también cumplir esos requisitos.

En relación con las innovaciones asociadas a programas informáticos, debe prestarse una atención especial a los requisitos referentes a la materia patentable y a la actividad inventiva (que no sea evidente). En primer lugar, una patente se concede para una «invención», que puede describirse en términos generales como una solución a un problema técnico. Hasta la fecha, no hay una definición internacional del término «invención», y no cabe duda de que cada legislación nacional daría una respuesta diferente a la pregunta de qué materias se incluyen en las invenciones patentables. En muchos países, las «invenciones» han de tener un carácter técnico o aportar una solución con el uso de las leyes naturales. Así pues, las meras teorías económicas, los métodos de ejercicio de una actividad económica, los métodos matemáticos o los programas informáticos, como tales, no son «invenciones» patentables. Teniendo en cuenta que este requisito varía de un país a otro, tal como se explica más adelante en el Consejo N.o 4, debe prestarse atención a si la innovación asociada a un programa informático que se pretende patentar se considera materia patentable de conformidad con la ley de patentes del país de que se trate.

En segundo lugar, para obtener una patente, una invención no debe ser evidente para una persona especializada en la esfera correspondiente al estado de la técnica. No es suficiente con que la invención reivindicada sea nueva, es decir, que sea diferente de lo que exista hasta ese momento en el estado de la técnica, sino que la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica debe ser significativa y esencial a la invención. Por tanto, lo más probable es que no sea posible obtener una patente para una innovación asociada a un programa informático que consista simplemente en sustituir las soluciones técnicas y físicas existentes por las mismas soluciones utilizando un programa informático y un ordenador, siempre que esa sustitución resulte evidente para cualquier ingeniero especializado en ese campo técnico.

¿Resultan complicadas estas explicaciones? Indudablemente, es jurídica y técnicamente complicado cumplir todos los requisitos necesarios para obtener una patente. Por esta razón recomendamos establecer contacto con un especialista en propiedad intelectual que esté familiarizado con las cuestiones técnicas y jurídicas, tal como se describe más adelante, en el Consejo N.o 5.

CONSEJO N.o 4: ¿Es preciso que proteja su innovación en el extranjero? Los requisitos para obtener una patente no son siempre los mismos de un país a otro.

En principio, si desea patentar su innovación en el extranjero, tendrá que conseguir una patente en cada país que le interese de conformidad con las diversas legislaciones nacionales. Una patente concedida para un país X, sólo tendrá validez en ese país y no es posible impedir que sus competidores utilicen esa invención en otros países. En algunas regiones, una oficina regional de patentes, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes, acepta las solicitudes de patente o concede patentes a escala regional, con los mismos efectos que las solicitudes presentadas o las patentes concedidas en los Estados miembros de la región. La dificultad principal a la hora de conseguir patentes en el extranjero es que las leyes y prácticas regionales o nacionales varían de un país a otro o de una región a otra.

Un ejemplo es el requisito referente a la materia susceptible de ser patentada. En Europa, en el Convenio sobre la Patente Europea se excluyen explícitamente de la patentabilidad «los programas de ordenadores» y «los métodos para el ejercicio de actividades económicas como tales». Aunque no hay una definición del término «invención» en el Convenio, por lo general se entiende que, de conformidad con la legislación sobre patentes, las invenciones deben tener un carácter técnico. Por ejemplo, se considera que tienen un carácter técnico los métodos para controlar un proceso industrial, el procesamiento de datos que representen entidades físicas (temperatura, tamaño, forma, etc.) y las funciones internas del propio ordenador. Un sistema informático que se utilice en el campo de las finanzas puede tener un carácter técnico si el proceso se basa en consideraciones técnicas relacionadas con el funcionamiento del ordenador (por ejemplo, la mejora de la seguridad), más que en consideraciones sobre cómo funciona el sistema financiero.

Por otra parte, en los Estados Unidos de América, no se excluyen de manera específica como materias susceptibles de ser patentadas los programas informáticos ni los métodos para el ejercicio de actividades económicas. La legislación establece que una invención patentable debe consistir en un procedimiento, máquina, producto o composición de materia útiles. De acuerdo con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, el Congreso pretendía que se estableciera como materia patentable «todo lo que existe y que ha sido hecho por el hombre», pero las leyes naturales, los fenómenos naturales y las ideas abstractas son tres ámbitos específicos que no son patentables. Por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal juzgó que era materia patentable una invención informática (un algoritmo matemático) para crear una visualización coherente de datos numéricos en un osciloscopio, porque la invención reivindicada en su conjunto era una aplicación práctica de una idea abstracta, que aportaba «un resultado útil, concreto y tangible».

Así pues, algunas innovaciones asociadas a programas informáticos son patentables en los Estados Unidos de América, si bien las mismas innovaciones pueden quedar excluidas de las materias patentables en Europa o en el Japón.

Para facilitar la presentación de solicitudes internacionales de patentes, en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes se establece una sistema internacional en virtud del cual un solicitante puede presentar una única solicitud internacional de patente, que tendrá el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en cada uno de los Estados contratantes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). No obstante, de acuerdo con el sistema del PCT, aunque la presentación de la solicitud es un trámite único común, depende todavía de cada Estado el que la patente sea concedida para cada territorio nacional respecto de la invención reivindicada que figure en la solicitud internacional. En todo caso, el PCT simplifica el procedimiento y reduce los costos de obtener patentes en el extranjero. Para más información relativa al PCT, incluidas las tasas, se recomienda visitar el sitio Web de la OMPI: http://www.wipo.int/pct/en/index.html.

CONSEJO N.o 5: Consulte con un experto en propiedad intelectual que conozca bien la legislación y la práctica nacionales correspondientes.

Conseguir una buena invención es una cosa, cumplimentar adecuadamente una solicitud de patente es otra. Es muy importante redactar bien la solicitud de patente desde el principio, ya que una vez presentada, las posibilidades de corregirla son escasas. Concretamente, es fundamental redactar bien las «reivindicaciones» de la solicitud, puesto que definen el objeto o los objetos cuya protección se solicita. Una vez concedida la patente, la observancia de los derechos exclusivos que confiere se relacionará con la definición de la invención que se haya expuesto en las reivindicaciones. Por este motivo, a menos que se tenga un buen conocimiento de tecnología y de propiedad intelectual, es aconsejable consultar con un experto en PI para redactar una solicitud de patente que cumpla los requisitos pertinentes de conformidad con la legislación de cada país.

Concretamente, respecto a innovaciones asociadas a programas informáticos, si las reivindicaciones están bien redactadas se puede evitar la denegación de la solicitud. Por ejemplo, en algunos países, se aceptan reivindicaciones en las que se define un programa informático por sí solo o registrado en un soporte legible por máquina (como un disquete o un CD-ROM). Esto se debe a que con frecuencia los productos de software se comercializan en algún medio legible por un ordenador o directamente a través de Internet, de manera independiente del hardware. Para impedir la comercialización no autorizada de estos productos, determinados países permiten que se reivindique el programa informático que realiza las funciones reivindicadas, por sí solo o almacenado en algún medio legible por máquina. Sin embargo, en otros países no se aceptan estas reivindicaciones, y es en esos países donde hay que redactar cuidadosamente las reivindicaciones de la solicitud, por ejemplo, en forma de un aparato, un proceso o un sistema que abarque las ideas funcionales subyacentes al programa informático y recoja no obstante la parte esencial de la invención.

Además de para redactar una solicitud de patente, conviene recurrir al asesoramiento de especialistas en propiedad intelectual para cumplir una serie de requisitos formales y sustantivos. No cabe duda de que un especialista tiene su precio, pero las ventajas de contar con su ayuda profesional a la hora de solicitar protección por medio de una patente pueden justificar ese precio. En algunos casos, un simple error puede causar la pérdida irreversible del derecho a una patente y, en consecuencia, dejar abierta la posibilidad de que la competencia utilice libremente la invención.

Fuente: OMPI