Un acuerdo de transferencia de tecnología engloba una parte de regulación del know-how (el «saber hacer de una empresa»), y otra parte de competencia (sobre todo en acuerdos horizontales). Se suelen denominar «Acuerdos TT» o RECATT.

Como ya he comentado en anteriores posts, el artículo 38 de la Constitución española permite la libertad de empresa, y el Tribunal Supremo ha entendido que la conservación del know how como secreto empresarial o industrial no vulnera este artículo, ni ninguno de los derechos de exclusiva (como patentes, marcas, diseños industriales, derechos de autor, etc.). Se trata de una excepción justificada para la salvaguarda de estos derechos que suponen además una recompensa lícita a favor del inventor por su esfuerzo.

Por tanto, se considera por la jurisprudencia y la mayor parte de la doctrina que la existencia en sí de los derechos de exclusiva y know how no son «per se» un ataque al principio de libertad de empresa, pero obviamente el mal uso de un derecho de exclusiva puede llevar al abuso. Es por ello que la regulación de la competencia existe.

Activación de la innovación

En el ámbito empresarial, podemos encontrar diferentes sistemas para impulsar la innovación:

Top-down: Es la Dirección quien promueve la innovación hacia sus empleados, directivos de I+D, etc, y es la propia empresa quien debe controlar la confidencialidad y secreto.

In-out: La Dirección contrata a externos para activar la innovación (investigadores, externos, consultoría, etc.)

Bottom-up: La Dirección promueve que sean los empleados, directivos de I+D, etc., los que impulsen la innovación.

Out-In: En este caso los proyectos parten de organizaciones externas como Universidades, start-ups, etc…) quienes ofrecen su proyecto a la DIrección de la empresa y se convierten en colaboradores.

La tecnología en el marco de la competencia

El artículo 13 de la LCD permite el principio de la libre imitabilidad. Es decir, cualquiera puede imitar un producto o servicio de otra empresa porque es bueno para la competencia y el mercado.

SIn embargo, esta libertad para imitar está regulada por una serie de límites:

– No es posible la imitación que genere confusión entre los consumidores.

– No es posible la imitación que represente un aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

– Los derechos de exclusiva: patentes, marcas, diseños industriales, etc…

El secreto empresarial

Puede ser secreto empresarial la información o base de datos de clientes, los planes empresariales, los productos o servicios (fórmulas de fabricación, procesos, métodos de trabajo), la información financiera, puntos fuertes, débiles, información de los trabajadores y posibles problemas con éstos, etc.

Hay tres elementos propios del secreto empresarial según el artículo 39 del ADPIC (el artícuo 13 de la LCD no lo define):

1.- Elemento objetivo: Es decir, el conocimiento específico y secreto.

2.- Elemento patrimonial: Conocimiento del valor económico por el hecho de ser secreto, ya que otorga a la empresa una ventaja frente a sus competidores.

3.- Elemento subjetivo: Voluntad del empresario de mantener información en secreto.

Acuerdo ADPIC. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El ADPIC habla de «información no divulgada». En su artículo 39, habla además de las medidas de protección, esto es, impedir que la información se divulgue por terceros sin su consentimiento (al igual que indica el artículo 50 de la Ley de Patentes española), de manera contraria a los usos comerciales honestos (esto no lo dispone el artículo 50 de la Ley de Patentes española). Se refiere al abuso de confianza, incumplimiento de contrato e instigación a la infracción.

Esta información ha de ser:

– Secreta.

– Con valor comercial por el hecho de ser secreta.

– Se haya adotado las medidas de seguridad oportunas y razonables para mantenerla en secreto (la principal y más básica es el acuerdo de confidencialidad ó NDA, CDA, etc…).

Protección legal de los secretos

En España se regula en los artículo 13 y 14 de la LCD.

El secreto industrial es infromación «estática», y se diferencia del know-how en el sentido de que son bienen inmateriales «dinámicos» porque se traslada de una persona a otra. Es información de carácter industrial, comercial o financiero. En este caso la que nos importa es la de carácter industrial.

Debe tratarse de información:

– Secreta: es decir que no sea de dominio público.

– Sustancial: relevante, importante, básica para el negocio y que otorgue una ventaja comeptitiva.

–Determinada: Debe identificarse como confidencial siempre.

De conformidad con el Reglamento 772/2004/CE de 7 de abril (RECATT), se entiende por acuerdo de transferencia de tecnología, aquel acuerdo de licencia de conocimientos técnicos (know-how), derechos de autor de programas de ordenador o un acuerdo mixto de licencia de patentes, de conocimientos técnicos (know-how) o derechos de autor de programas informáticos.

El Rgalamento 330/2010 de 20 de abril también recoge estas definiciones.

Igualmente lo contempla el Estatuto de trabajadores y la Ley de sociedades de capital españoles. A grandes rasgos, se llega a la conclusión de que la experiencia y conocimientos adquiridos por un trabajador al aplicarlos en otra empresa es lícito siempre y cuando no haya un aprovechamiento de la clientela o la información.

Diferencias entre know how y derechos de propiedad industrial (patentes)

Transferencia de la tecnología

Se puede realizar, básicamente mediante:

1.- Cesión (assignement)

2.- Licencia (License)

3.- Usufructo

4.- Garantía (hipoteca mobiliaria)

La diferencia entre cesión y licencia, que tiende a confundirse, es que en la cesión se produce la transmisión de la propiedad (asimilable a una compraventa), mientras que en la licencia lo que se produce es una autorización al uso de una determinada tecnología o know how, con base en unas condiciones (asimilable a un arrendamiento de un bien tangible).

¿Qué puede ser una tecnología?

Puede ser know how (información no divulgada), patentes, modelos de utilidad, SPC/CCP (certificado de complemento de protección), OV (obtenciones vegetales) y software.

Así lo indica el protocolo número 8 de el Acta de Adhesión a la UE.

Tipos de contratos en los que se regula la transferencia de tecnología

Desarrollo de terceros

Adquisición con terceros

Fabricación y suministro

Consultoiría

Codesarrollo

Cesión

Acuerdos de confidencialidad

Licencia in/out

Asistencia técnica

Franquicia

Pool o consorcio de patentes (estandarización de tecnología, como el DVD, el CD, etc…)

Licencias cruzadas o cross licence (es un cambio o canje entre compañías de dos tecnologías)

Option agreement u opción de compra de una tecnología

Transferencia de material

Cesión/licencia de solicitud de patente

Patente europea: Puede licenciarse o cederse la solicitud de una patente antes de ser concedida (artículo 71 CPE), ya sea para un territorio o para todos.

Se aplica la ley de cada estado y se exige forma escrita.

Patente española: El artículo 74 Ley de patentes también permite la cesión o licencia de una solicitud de patente. Admite la transmisión, licencia, usufructo y garantía.

Se exige forma escrita también.

Contrato de solicitud de patente

Si no hay publicidad, se entiende que es know how (la solicitud de patente), pero una vez publicada, deja de ser know how.

Por ello, es necesario regular ambos supuestos en el contrato.

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