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Transferencia de tecnología y Know-how

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Un acuerdo de transferencia de tecnología engloba una parte de regulación del know-how (el «saber hacer de una empresa»), y otra parte de competencia (sobre todo en acuerdos horizontales). Se suelen denominar «Acuerdos TT» o RECATT.

Como ya he comentado en anteriores posts, el artículo 38 de la Constitución española permite la libertad de empresa, y el Tribunal Supremo ha entendido que la conservación del know how como secreto empresarial o industrial no vulnera este artículo, ni ninguno de los derechos de exclusiva (como patentes, marcas, diseños industriales, derechos de autor, etc.). Se trata de una excepción justificada para la salvaguarda de estos derechos que suponen además una recompensa lícita a favor del inventor por su esfuerzo.

Por tanto, se considera por la jurisprudencia y la mayor parte de la doctrina que la existencia en sí de los derechos de exclusiva y know how no son «per se» un ataque al principio de libertad de empresa, pero obviamente el mal uso de un derecho de exclusiva puede llevar al abuso. Es por ello que la regulación de la competencia existe.

Activación de la innovación

En el ámbito empresarial, podemos encontrar diferentes sistemas para impulsar la innovación:

Top-down: Es la Dirección quien promueve la innovación hacia sus empleados, directivos de I+D, etc, y es la propia empresa quien debe controlar la confidencialidad y secreto.

In-out: La Dirección contrata a externos para activar la innovación (investigadores, externos, consultoría, etc.)

Bottom-up: La Dirección promueve que sean los empleados, directivos de I+D, etc., los que impulsen la innovación.

Out-In: En este caso los proyectos parten de organizaciones externas como Universidades, start-ups, etc…) quienes ofrecen su proyecto a la DIrección de la empresa y se convierten en colaboradores.

La tecnología en el marco de la competencia

El artículo 13 de la LCD permite el principio de la libre imitabilidad. Es decir, cualquiera puede imitar un producto o servicio de otra empresa porque es bueno para la competencia y el mercado.

SIn embargo, esta libertad para imitar está regulada por una serie de límites:

– No es posible la imitación que genere confusión entre los consumidores.

– No es posible la imitación que represente un aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

– Los derechos de exclusiva: patentes, marcas, diseños industriales, etc…

El secreto empresarial

Puede ser secreto empresarial la información o base de datos de clientes, los planes empresariales, los productos o servicios (fórmulas de fabricación, procesos, métodos de trabajo), la información financiera, puntos fuertes, débiles, información de los trabajadores y posibles problemas con éstos, etc.

Hay tres elementos propios del secreto empresarial según el artículo 39 del ADPIC (el artícuo 13 de la LCD no lo define):

1.- Elemento objetivo: Es decir, el conocimiento específico y secreto.

2.- Elemento patrimonial: Conocimiento del valor económico por el hecho de ser secreto, ya que otorga a la empresa una ventaja frente a sus competidores.

3.- Elemento subjetivo: Voluntad del empresario de mantener información en secreto.

Acuerdo ADPIC. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El ADPIC habla de «información no divulgada». En su artículo 39, habla además de las medidas de protección, esto es, impedir que la información se divulgue por terceros sin su consentimiento (al igual que indica el artículo 50 de la Ley de Patentes española), de manera contraria a los usos comerciales honestos (esto no lo dispone el artículo 50 de la Ley de Patentes española). Se refiere al abuso de confianza, incumplimiento de contrato e instigación a la infracción.

Esta información ha de ser:

– Secreta.

– Con valor comercial por el hecho de ser secreta.

– Se haya adotado las medidas de seguridad oportunas y razonables para mantenerla en secreto (la principal y más básica es el acuerdo de confidencialidad ó NDA, CDA, etc…).

Protección legal de los secretos

En España se regula en los artículo 13 y 14 de la LCD.

El secreto industrial es infromación «estática», y se diferencia del know-how en el sentido de que son bienen inmateriales «dinámicos» porque se traslada de una persona a otra. Es información de carácter industrial, comercial o financiero. En este caso la que nos importa es la de carácter industrial.

Debe tratarse de información:

– Secreta: es decir que no sea de dominio público.

– Sustancial: relevante, importante, básica para el negocio y que otorgue una ventaja comeptitiva.

–Determinada: Debe identificarse como confidencial siempre.

De conformidad con el Reglamento 772/2004/CE de 7 de abril (RECATT), se entiende por acuerdo de transferencia de tecnología, aquel acuerdo de licencia de conocimientos técnicos (know-how), derechos de autor de programas de ordenador o un acuerdo mixto de licencia de patentes, de conocimientos técnicos (know-how) o derechos de autor de programas informáticos.

El Rgalamento 330/2010 de 20 de abril también recoge estas definiciones.

Igualmente lo contempla el Estatuto de trabajadores y la Ley de sociedades de capital españoles. A grandes rasgos, se llega a la conclusión de que la experiencia y conocimientos adquiridos por un trabajador al aplicarlos en otra empresa es lícito siempre y cuando no haya un aprovechamiento de la clientela o la información.

Diferencias entre know how y derechos de propiedad industrial (patentes)

Transferencia de la tecnología

Se puede realizar, básicamente mediante:

1.- Cesión (assignement)

2.- Licencia (License)

3.- Usufructo

4.- Garantía (hipoteca mobiliaria)

La diferencia entre cesión y licencia, que tiende a confundirse, es que en la cesión se produce la transmisión de la propiedad (asimilable a una compraventa), mientras que en la licencia lo que se produce es una autorización al uso de una determinada tecnología o know how, con base en unas condiciones (asimilable a un arrendamiento de un bien tangible).

¿Qué puede ser una tecnología?

Puede ser know how (información no divulgada), patentes, modelos de utilidad, SPC/CCP (certificado de complemento de protección), OV (obtenciones vegetales) y software.

Así lo indica el protocolo número 8 de el Acta de Adhesión a la UE.

Tipos de contratos en los que se regula la transferencia de tecnología

Desarrollo de terceros

Adquisición con terceros

Fabricación y suministro

Consultoiría

Codesarrollo

Cesión

Acuerdos de confidencialidad

Licencia in/out

Asistencia técnica

Franquicia

Pool o consorcio de patentes (estandarización de tecnología, como el DVD, el CD, etc…)

Licencias cruzadas o cross licence (es un cambio o canje entre compañías de dos tecnologías)

Option agreement u opción de compra de una tecnología

Transferencia de material

Cesión/licencia de solicitud de patente

Patente europea: Puede licenciarse o cederse la solicitud de una patente antes de ser concedida (artículo 71 CPE), ya sea para un territorio o para todos.

Se aplica la ley de cada estado y se exige forma escrita.

Patente española: El artículo 74 Ley de patentes también permite la cesión o licencia de una solicitud de patente. Admite la transmisión, licencia, usufructo y garantía.

Se exige forma escrita también.

Contrato de solicitud de patente

Si no hay publicidad, se entiende que es know how (la solicitud de patente), pero una vez publicada, deja de ser know how.

Por ello, es necesario regular ambos supuestos en el contrato.

www.andresbruno.com

La cesión exclusiva y NO exclusiva de los derechos de autor

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Cesión exclusiva

El artículo 48 de la LPI dice expresamente que se debe pactar la cesión indicando expresamente y por escrito que es «exclusiva». De esta manera, el cesionario, excluye al resto de explotadores de los derechos cedidos y adquiere la obligación de poner los medios necesarios para la explotación efectiva.

Además, salvo pacto en contrario, adquiere la facultad de  poder otorgar cesiones NO exclusivas (las llamadas «licencias») a terceros.

Algunos ejemplos de cesión exclusiva sería la que se produce entre el guionista (autor) y el productor audiovisual que va a comercializaar un largometraje, un contrato de edición entre el autor de un libro y una editorial.

Cesión no exclusiva (también llamadas comunmente «licencias»)

El artículo 50 de la LPI permite la cesión no exclusiva de derechos de autor en concurrencia con otros explotadores, con el límite de no poder «sublicenciar» a terceros no autorizados.

Algunos ejemplos: Spotify ha obtenido algunos derechos del autor (distribución y comunicación pública) de los titulares de los derechos de autor (en este caso las discográficas) y concede licencias NO exclusivas a los usuarios que, por 9,99 euros al mes, pueden escuchar en su esfera doméstica las canciones. Pero estos usuarios no pueden ceder su licencia a otros.

Otro ejemplo más sencillo sería un videoclub (aunque estén desapareciendo) en el que el propietario del videoclub adquiere de la distribuidora DVD´s para que pueda alquilarlos, otogando a los usuarios una licencia no exclusiva.

O una base de datos electrónica  jurídica de Aranzadi. La editorial concede al usuario una licencia no exclusiva para accecer a la plataforma y hacer uso de la base de datos, previo pago.

Cesión del autor asalariado

El artículo 51 LPI contempla la cesión tácita del autor asalariado al empresario, salvo pacto en contrario. La cesión sólo opera si ésta se hace para la actividad normal del empresario. Se debe hacer por escrito.

Recordemos que esta no es la única cesión tácita o presunción de cesión de derechos de autor:

El artículo 8 LPI ya prevé la cesión en la obra colectiva.

El artículo 56.1 LPI permite la «exposición pública» de obras plásticas y obras fotográficas sin autorización del autor cuando se adquiere el soporte, salvo pacto en contrario. «el propietario del original de una obra de artes plásticas o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra, aunque ésta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original».

En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de este derecho, mediante la aplicación, en su caso, de las medidas cautelares previstas en esta Ley, cuando la exposición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional.

Es importante tener en cuenta que las normas de las cesiones de derechos son imperativas, por lo qu elos actos contrarios a las mismas siempre serán nulos (artículo 6.3 del Código CIvil).

 


Normas Generales de cesión de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual.

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Como ya he comentados, las normas generales para la transmisión de derechos patrimoniales de autor (no de derechos conexos), se regulan en los artículo 42 a 57 de la LPI.

Estas normas, que tratan de proteger al autor por considerarlo la parte débil, se ha de interpretar de forma restrictiva, de forma que éste sólo cede lo que estrictamente el editor/productor necesita para ejercitar su actividad comercial sobre la obra.

Este alcance limitado de la cesión de derechos de autor que persigue la LPI, sin embargo, se ve fuertemente desvirtuado en la práctica, ya que las editoriales someten a una fuerte presión a los autores, en la que imponen sus condiciones. Si un autor quiere cobrar por su obra, salvo que tenga una especial importancia, suele aceptar las condiciones impuestas por la editorial.

Límites temporales, territoriales, y de modalidades de explotación.

El artículo 43.1 LPI  determina estos límites en la cesión de los derechos de autor. En este sentido, es muy importante regular en el tiempo la cesión (si no se dice nada se entiende que son 5 años), en el ámbito territorial (si no se dice nada se reduce al país donde se levó a cabo la cesión) y de las modalidades de explotación (cuanto más concretos seamos, mejor para el autor. Cuanto más imprecisos, mayor ventaja damos al cesionario).

Respecto a este útimo punto, veremos las diferentes formas de explotación que se pueden ceder:

Reproducción. Un autor puede ceder la reproducción de su obra PERO limitar la misma a copias gráficas, a descargas en Internet, a copias digitales, almacenamiento, etc… Dependiendo de la obra, se limitan los formatos.

Distribución. El autor puede limitar la cesión a sólo la venta, a venta y alquiler o a venta, alquiler y préstamo.

Comunicación pública. El autor igualmente puede limitar la comunicación pública de su obra sólo a determinados medios (TV, radio, Internet, en directo ante público, proyección en cines, teatros, etc…).

Transformación: El autor puede limitar este derecho a por ejemplo sólo traducciones o resúmenes, adaptaciones per sólo para largometrajes, etc…

Formalización escrita.

Toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si, previo requerimiento fehaciente, el cesionario incumpliere esta exigencia, el autor podrá optar por la resolución del contrato.

Nulidad de cláusulas

Las cláusulas de cesión de obras futuras del autor, a las de compromiso del autor a no crear más obras son nulas de pleno derecho.

La cesión de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual

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La LPI permite la cesión de los derechos patrimoniales de autor mediante dos vía:

1.- Mortis causa

2.- Intervivos

Recordemos que los derechos de propiedad intelectual tienen una doble vertiente (moral y patrimonial). Los derechos morales son inalienables e irrenuncibles. Las facultades que configuran el derecho moral de autor se enumeran en el artículo 14 de la LPI y son los siguientes:

  1. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
  2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.
  3. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
  4. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.
  5. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.
  6. Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias.
  7. Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen.

Cláusulas y acuerdos de cesión

Sin perjuicio de lo anterior, en la práctica es común que las 7 facultades del derecho moral de autor se limiten o cedan parcialmente. Por ejemplo, un autor sí puede ceder la divulgación a una editorial, lo cual es muy común.

Otro caso importante y típico es que el un contrato la editorial obligue al autor a que declare expresamente que éste responde de la autoría. Esto se suele realizar para que la editorial no asuma un riesgo en caso de que el autor haya plagiado la obra que la editorial va a comercializar.

Este tipo de cláusulas se utilizan básicamente en los contratos de edición literaria (artículo 65.2 LPI), o edición musical (artículo 77.2 de la LPI).

Este tipo de relaciones suelen configurarse de la siguiente manera. La editorial firma con el autor un contrato de edición por el que adquiere los derechos que el autor de ceda, y ésta firma un contrato discográfico con el/los intérpretes.

Otras veces el autor también es el intérprete con la cual se firma un contrato de edición más un contrato discográfico.

Otra cláusula típica es que el autor se obliga a respetar la integridad de la obra, sobre todo cuando un editor/productor quiere realizar una adaptación de una obra (por ejemplo hace un largometraje de una novela).

En este sentido, pueden existir cláusulas que faculten igualmente al editor/productor a disponer de la integridad de la obra del autor. Es el caso de la cesión de la facultad de transformación de la obra.

Dependiendo de la «fuerza» del autor, podrá negociar cláusulas en las que se le permitea revisar el contenido y desarrollo de la adaptación de su obra, o incluso negarse a su publicación si entiende que se desvirtúa en su totalidad.

La transmisión inter-vivos de los derechos patrimoniales (exclusiva para los derechos de autor y NO APLICABLE a los derechos conexos).

La transmisión se regula en los artículos 42 a 85 de la LPI, y en el artículo 40 de la ADPIC que prohibe los monopolios en la cesión de derechos patrimoniales.

Para la transmisión inter-vivos, la LPI contempla:

1.- Normas generales (arts. 43 a 57 LPI).

2.- El Contrato de edición (arts. 58 a 73 LPI).

3.- El contrato de representación teatral (obras de teatro) y ejecución musical(conciertos) (74 a 85 LPI).

4.- El Contrato de producción audiovisual (art. 88 LPI).

Como se puede ver, la Ley no regula el contrato de Encargo de Obra, como podría ser una ilustración, una web, una obra musical para un anuncio (por ejemplo la canción del Cola Cao), diseños para un videojuego, etc…

En este sentido, este contrato queda sometido al principio de Autonomía de la voluntad de las partes.